Une marque notoire est, en droit des marques, une marque si largement connue du public concerné qu’elle bénéficie d’une protection même sans enregistrement dans le pays où son titulaire la fait valoir.
La notion vient de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Les pays signataires s’engagent à refuser ou à invalider l’enregistrement, et à interdire l’usage, d’une marque qui reproduit, imite ou traduit une marque notoirement connue dans le pays. La règle vaut pour des produits identiques ou similaires, lorsqu’une confusion est possible. En France, l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle range la marque notoirement connue au sens de cet article parmi les marques antérieures qui peuvent faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe. L’INPI la décrit comme une marque non déposée mais très connue.
Aucun seuil chiffré ne définit la notoriété. La recommandation commune adoptée en septembre 1999 par l’Assemblée de l’Union de Paris et l’Assemblée générale de l’OMPI propose des critères indicatifs, sans valeur contraignante. Ils portent d’abord sur le degré de connaissance dans le secteur concerné du public. Ils retiennent aussi la durée, l’étendue et le territoire de l’usage et de la promotion, les enregistrements existants, le succès dans la défense des droits et la valeur associée à la marque. Le texte précise que la connaissance par le public en général ne peut pas être exigée.
La marque notoire se distingue de la marque de renommée, qui est enregistrée ou demandée. La protection de cette dernière s’étend à des produits non similaires lorsqu’un tiers tire indûment profit de sa renommée ou lui porte préjudice (articles L. 711-3 et L. 713-3). Elle se distingue aussi de la notoriété de marque, mesure marketing du degré de connaissance, et de la marque iconique, qui renvoie à une dimension culturelle.
La marque notoire est un filet de sécurité. Elle sert au titulaire dont la marque est connue dans un pays où elle n’a pas été déposée. Elle ne remplace pas un dépôt de marque. Le titulaire qui l’invoque doit prouver la notoriété, au cas par cas, devant l’office ou le juge. Ce dossier est lourd et son issue incertaine. Notre position : pour toute marque exploitée sur un marché, ou appelée à l’être, le dépôt reste la voie normale. La notoriété sert à se défendre là où l’on n’a pas déposé à temps.
En France, le titulaire peut former opposition à une demande d’enregistrement en invoquant sa marque notoire. L’INPI la cite parmi les droits antérieurs invocables, avec un délai de deux mois à compter de la publication de la demande au BOPI. L’article 6 bis de la Convention de Paris impose en outre aux pays de l’Union d’accorder un délai d’au moins cinq ans à compter de l’enregistrement pour demander la radiation d’une marque contraire. Aucun délai ne s’applique lorsque l’enregistrement ou l’usage ont été faits de mauvaise foi.
Cette protection vise les produits identiques ou similaires. Pour aller au-delà, le titulaire doit invoquer une marque enregistrée ou demandée qui jouit d’une renommée. Invoquer une marque notoire comme antériorité de marque ne dispense donc pas de construire un portefeuille de dépôts adapté aux marchés visés.
Les critères de l’OMPI (1999) offrent une trame utile pour organiser les preuves. Nous recommandons de tenir à jour, pour chaque pays clé, un dossier qui réunit :
Une étude de notoriété conçue pour le marketing ne suffit pas toujours. La population interrogée doit correspondre au public concerné par les produits en cause, et la méthode doit pouvoir être discutée devant un juge.
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La marque notoire est protégée parce qu’elle est notoirement connue, même sans enregistrement, et sa protection vise les produits identiques ou similaires. La marque de renommée est une marque enregistrée ou demandée qui jouit d’une renommée. Sa protection s’étend aux produits non similaires, lorsqu’un tiers tire indûment profit de son caractère distinctif ou de sa renommée, ou leur porte préjudice. En pratique, le titulaire d’une marque connue et déposée invoque d’abord la renommée. La notoriété sert surtout là où la marque n’est pas enregistrée.
La notoriété ne s’enregistre pas : elle se prouve, le plus souvent à l’occasion d’une opposition ou d’un litige. Réunissez des preuves datées, pays par pays : enquêtes de connaissance auprès du public concerné, durée et étendue de l’usage, dépenses de promotion, enregistrements détenus ailleurs, décisions favorables. Ces critères reprennent ceux de la recommandation commune adoptée à l’OMPI en 1999. Classez-les dans un dossier unique, mis à jour au moins une fois par an, pour pouvoir réagir dans le délai d’opposition.
Mesurez la connaissance de la marque dans le public concerné par vos produits, et non dans la population générale. La recommandation de l’OMPI de 1999 précise que la connaissance par le public en général ne peut pas être exigée. Faites réaliser l’enquête par un institut indépendant, sur un échantillon représentatif de ce public, avec une question de notoriété assistée. Complétez par des indicateurs d’usage : ancienneté, part de marché, présence en distribution. Aucun seuil chiffré n’est fixé par les textes : l’appréciation reste celle de l’office ou du juge.
Le risque est de découvrir qu’un tiers a déposé votre marque dans un pays et de devoir y prouver une notoriété difficile à établir. La preuve est lourde, son issue incertaine, et la protection de l’article 6 bis de la Convention de Paris vise les produits identiques ou similaires. Pendant la procédure, l’exploitation du nom reste fragile. Déposez la marque dans chaque pays de commercialisation avant d’y lancer vos produits. Surveillez ensuite les nouvelles demandes publiées pour pouvoir réagir dans les délais.
Invoquez-la lorsque vous n’avez pas d’enregistrement utile sur le territoire ou pour les produits en cause, et que la marque y est largement connue du public concerné. Le cas typique est celui d’une marque étrangère imitée dans un pays où elle n’a pas encore été déposée. Si vous disposez d’un enregistrement, appuyez-vous d’abord sur lui : il vous dispense de prouver la notoriété. Pour des produits sans rapport avec les vôtres, examinez plutôt la protection de la marque de renommée, réservée aux marques enregistrées ou demandées.
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